Защо наименования на нашумели търговски практики не могат да се регистрират като запазени марки?
С наближаването на едно най-известните шопинг събития – “Черния петък”, на българския пазар отново се появяват притеснения, свързани с рекламните кампании на търговците. Въпросът могат ли да се използват наименования като „Черен петък“, „Black Friday“ и други сходни за реклама на намаления, разпродажби и промоции и тази година е актуален в средите на дигиталния маркетинг.
Медиите подчертаха този проблем през 2016г., когато Данте Интернешънъл” СА – собственик на платформата за електронна търговия eMAG, регистрира две търговски марки с наименованията „Черен петък“ и „Black Friday“. При това положение нашите клиенти постоянно ни питат могат ли да включат тези изрази в своите рекламни кампании. Повдигнаха се множество въпросителни относно отличителността и регистрабилността на тези словосъчетания, както и значението на тяхното използване в търговските кампании на българския пазар. В следващите редове ще бъдат засегнати няколко практически въпроса, свързани с тези означения в светлината на интелектуалната собственост.
Актуално състояние и регистрабилност на марките „Черен петък“ и „Black Friday“
Добрата новина е, че от 14.03.2018г. двете въпросни марки са заличени и eMAG вече нямат права върху изразите „Черен петък“ и „Black Friday“. Регистрирането на марките през 2016-та година може да е било законосъобразно, но тези два израза в момента не са регистрабилни, тъй като отговарят на няколко от абсолютните предпоставки за отказ в Закона за марките и географски означения (ЗМГО).
През последните няколко години тези наименования нашумяха на българския пазар и вече е обичайно търговците да правят разпродажби и намаления през последния петък от месец ноември. „Черен петък“ и „Black Friday“ се асоциират от български потребители с намаления и разпродажби подобно на изрази като:
- Коледен базар
- Новогодишна промоция
- Мартенско намаление
- Пролетна разпродажба
- Великденска акция
Общоупотребимостта на един израз в обществото, както между потребители, така и в установената търговска практика, е едно от абсолютните основания за отказ на регистрация, чрез което се гарантира отличителността на всяка една търговска марка. Въпросните марки „Черен петък“ и „Black Friday“ са били регистрирана в Българско патентно ведомство на 26.01.2016г. за Клас 35: Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност. Споменатият клас обхваща главно услуги, спомагащи управлението на търговски сделки, както и услуги, извършвани от рекламни агенции, свързани с разпространяване на съобщения или обяви. Така или иначе в момента двете марки са заличени и трудно можем да си представим, че ще бъдат регистрирани отново.
Защо е допуснато регистрирането им на първо време?
Простият отговор е, че най-вероятно от ПВ са решили, че към момента на регистрацията, марката не е била общоупотребимо понятие в търговския оборот. Такава преценка за употребимостта може да се направи на базата на потребителското поведение. От ноември 2013г. словосъчетанието Черен петък и други, сродни на него, като Black Friday започват да се използва в търсачката Google от български потребители с честота, която градира с времето. Броят търсения става значително голям през 2016г. Това би се обяснило с все по-зачестяващата практика да се правят намаления и разпродажби от различни търговци под наслов „Черен петък“. Данните показват ръст в употребата на „Черен петък“ след нейното регистриране като марка. До този момент, тоест преди 2016г., не би следвало да се приема, че думата е била толкова популярна в българското общество, че да се асоциира с търговска и рекламна дейност. До 24.11.2014г., когато е подадена заявка за регистрация на марките „Черен петък“ и „Black Friday“, тези изрази все още не са били обичайни в говоримия език или в установената търговска практика за съответната услуга на българския пазар. Не би следвало в този период словосъчетанието да е било в нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗМГО. Противоречието със абсолютните забрани може да се счита за налично едва след 2016г.
За регистрабилността на марките следва да се прецени дали указват или не начина на предоставяне на услуги. Това е друга абсолютна предпоставка за отказ от регистрация – чл. 11, ал. 1, ал. 4 ЗМГО. В конкретния случай марките на eMAG са регистрирани във връзка с реклами и управление на търговски сделки. Самият израз „Черен петък“ се асоциира с предлагането на продукти на намалени цени, но неговата популярност в България се разраства едва след 2016г. До този момент едва ли би могло да се счете, че средният български потребител асоциира израза с намаления и разпродажби. От това може да се заключи, че регистрирането на „Черен петък“ до 2016г. не би следвало да нарушава забраната на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО. Подобен извод, макар да касае стоки, а не услуги, е направен в Решение № 15009 от 27.11.2012 г. на ВАС. Върховните съдии изразяват мнение, че с марката ОСЛЕПИТЕЛНО БЯЛО не се указват нито качеството, нито характеристиките на стоките от клас 2, тъй като смисловото съчетание не сочи на физическото възприятие, а инспирира една вторична, фантазийна образност. Марката „Черен петък“ може да се възприеме като асоциативна марка. Съгласно споменатото решение този вид марки насочват потребителите към стоките и услугите, без да ги указват буквално, тъй като не са обичайните конкретни указания за тези стоки и услуги.
Настояща употреба на изразите „Черен петък“ и „Black Friday“ в рекламната дейност.
Тъй като след 2016г. тези изрази вече са се превърнали в нарицателни за намаления и разпродажби, регистрирането им като търговски марки би срещнало отказ от Патентно ведомство. Но дори и евентуално да бъдат одобрени, те могат да се атакуват от всяко лице по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. И в двете хипотези се стига до един и същи резултат – заличаване, предшествано от скъпи и дълготрайни съдебни и административни процедури.
Марката „Черен петък“ може да бъде атакувана на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Разпоредбата гласи, че регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана. С набирането на голяма популярност на рекламните търговски дейности под наслов „Черен петък“ в България, средният потребител започва да възприема израза като общоупотребим в търговията и го асоциира с намаления, разпродажби и съответно тяхното рекламиране. В хипотезата, че eMAG още държи правата върху „Черен петък“, може да се приеме, че със своите действия като търговец в периода 2016 – 2018г. значително популяризира израза. Това лесно може да се докаже като се посочат неговите рекламни кампании и голямото му присъствие в електронната търговия.
Съгласно чл. 26, ал. 4 ЗМГО всяко лице може да поиска заличаването и когато не са спазени абсолютните забрани за отказ в чл. 11 ЗМГО. По-конкретно, успехът на искането ще е най-успешен, ако се докаже нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 3-4 – общоупотребимост на израза и директно указване на естеството и характера на услуги.
Може да се приеме, че изразът „Черен петък“ и неговите сродни вече масово се асоциират с разпродажбени кампании, намаления и други подобни търговски практики.
Заключение
Въпреки поначало правомерната заявка за регистрация в периода до 2016г., двете марки „Черен петък“ и „Black Friday“ са били заличени през 2018г. Днес можем категорично да кажем, че използването на тези две наименования в рекламни кампании и акции вече не представлява нарушение на Закона за марките и географските означения, нито накърнява правата на „Данте Интернешънъл“ СА. Въпреки това, собствениците на eMAG имат регистрирани една комбинирана и една словна марка, носещи наименованието „Black Friday by eMAG“. Те от своя страна притежават качеството отличителност и не влизат в разрез с абсолютните основания за отказ по чл. 11 от ЗМГО.
Използването на израза „Черен петък“ категорично не влиза в разрез с тези марки. „Black Friday“, от друга страна, е възможно да се използва, доколкото не се въвежда в заблуждение, че рекламните акции са на eMAG. Ясното посочване на наименования на търговците в рекламните кампании водят до разграничение между предлаганите от тях стоки и услуги. По този начин се избягват както нарушения по ЗМГО, така и по ЗЗК, в частност заблуждаващата и сравнителна реклама.
Ако имате съмнение дали да използвате „Черен петък“, “Black Friday” или друг израз, за да обозначите рекламната си кампания през идните разпродажби, Ви съветваме да се консултирате с компетентен адвокат.
