Абсолютните основания за отказ и проверките, които следва да се направят преди подаване на заявката
Стартирате бизнес или Ви предстои да пуснете на пазара нов продукт или услуга? Доста често тези дейности са последвани от подаване на заявка за регистрация на търговска марка. На пръв поглед процедурата може да изглежда като административна формалност. В действителност Патентното ведомство извършва самостоятелна преценка дали заявеният знак изобщо отговаря на законовите изисквания, за да бъде допусната до регистрация като търговска марка.
Не всяко наименование, което е подходящо от маркетингова гледна точка или вече се използва в търговската дейност, може да бъде регистрирано като марка. Законът предвижда редица основания, при наличието на които регистрацията се отказва независимо дали трето лице се е противопоставило на заявката. Това са т.нар. абсолютни основания за отказ.
Проверката дали избраният знак не попада в обхвата на абсолютните основания за отказ на регистрация следва да бъде извършена още при избора на знака и при изготвянето на списъка на стоките и услугите, за които същият ще бъде заявен за регистрация. След подаването на заявката знакът не може да бъде променян, а списъкът може единствено да бъде ограничаван.
1. Кои знаци могат да бъдат регистрирани като марки?
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) марка може да бъде всеки знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата.
Като марки могат да бъдат заявявани думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или нейната опаковка, цветове, звуци и съчетания от такива елементи. Формалната възможност един знак да бъде представен в регистъра обаче не означава, че той непременно подлежи на регистрация.
Основанията за отказ се разделят на две основни групи. Абсолютните основания по чл. 11 ЗМГО се отнасят до самия знак и се проверяват служебно от Патентното ведомство при експертизата по същество. Относителните основания са свързани с по-ранни права на трети лица, например по-ранна идентична или сходна марка, по-ранно регистрирано фирмено наименование и др., се разглеждат от ведомството при подадена опозиция.
Сходен режим се прилага и при марките на Европейския съюз. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) проверява служебно абсолютните основания по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2017/1001.
2. Кои са най-често срещаните пречки пред допускането до регистрация на марка?
2.1. Липса на отличителен характер
Основната функция на марката е да обозначава търговския произход на съответните стоки или услуги. Знак, който не позволява на потребителя да разграничи предлаганото от едно предприятие от предлаганото от други предприятия, няма отличителен характер и не подлежи на регистрация по чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗМГО.
Отличителността не се преценява абстрактно. Анализът винаги се извършва спрямо конкретно заявените стоки и услуги и от гледна точка на съответния кръг потребители на тези стоки и услуги. Законът изисква да е налице минимална степен на отличителност, но основно това, което следва да се съобрази, е, че знакът трябва да може да бъде възприет като указание за търговски произход, а не единствено като декоративен, информационен или рекламен елемент.
Най-често проблем с допускането до регистрация на марка възниква при следните категории знаци:
- прекалено прости елементи, като единична буква или цифра без особена стилизация, елементарна геометрична фигура, стандартна цветова комбинация или тривиална пиктограма;
- банални рекламни послания и хвалебствени изрази, които потребителят възприема единствено като реклама;
- обичайни форми на стоката или опаковката, които не се отклоняват съществено от нормите и практиката в съответния сектор.
Липсата на отличителност може да бъде преодоляна чрез включване на оригинален и самостоятелно отличителен словен или фигуративен елемент, който следва да се откроява и да привлича фокуса към себе си. При слоганите значение могат да имат необичайният синтаксис, играта на думи, алегорията или друго съдържание, което надхвърля обикновеното рекламно послание. При определени обстоятелства това абсолютно основание може да бъде преодоляно, ако заявителят успее да докаже, че заявеният знак е придобил отличителност вследствие на употребата му по отношение на стоките и услугите, за които е заявен.
2.2. Описателни знаци
Регистрация се отказва и когато знакът се състои изключително от означения, които могат да послужат за описание на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или начина на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или друга тяхна характеристика. Основанието е уредено в чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО.
Причината е, че описателните означения трябва да останат свободни за използване от всички участници на пазара. Едно предприятие не може да придобие изключително право върху дума, от която останалите търговци имат обективна необходимост, за да описват собствените си стоки или услуги.
При преценката дали знакът е описателен се отчитат няколко основни правила:
- връзката между знака и стоките или услугите трябва да бъде достатъчно пряка и конкретна, така че описателното значение да се възприема без допълнително разсъждение;
- достатъчно е знакът да описва само една характеристика, независимо дали тя е съществена или второстепенна;
- ако думата има повече от едно значение, отказ е възможен, когато поне едно от тях е описателно за заявените стоки или услуги;
- не е необходимо означението вече да се използва описателно на пазара; достатъчно е обективно да може да служи за такова описание;
- наличието на синоними или обстоятелството, че заявителят е единственият производител на съответната стока, не отстраняват пречката.
Описателността и липсата на отличителен характер често са налице едновременно, но представляват самостоятелни основания за отказ и следва да бъдат разглеждани поотделно. Добавянето на действително отличителен елемент може да позволи регистрацията на комбинирания знак, без обаче да предоставя изключително право върху самия описателен израз. И това абсолютно основание за отказ би могло да бъде преодоляно, ако са налице доказателства, че знакът е придобил отличителност вследствие на употребата му по отношение на заявените стоки и услуги.
2.3. Други често срещани в практиката абсолютни основания за отказ
2.3.1. Знаци, станали обичайни
Не се регистрират знаци, които са станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на заявените стоки или услуги. Както при описателните означения, пречката може да бъде преодоляна чрез добавяне на самостоятелно отличителен елемент или чрез доказване на придобита отличителност.
2.3.2. Формата или друга характеристика на стоката
Не подлежат на регистрация знаци, състоящи се изключително от форма или друга характеристика, която произтича от естеството на самата стока, необходима е за постигането на технически резултат или придава значителна стойност на стоката. Тези пречки не могат да бъдат преодолени чрез доказване на придобита отличителност. Когато са налице, практическото решение е изборът на различен знак.
2.3.3. Противоречие с обществения ред или добрите нрави
Регистрацията се отказва, когато знакът противоречи на обществения ред или на добрите нрави, включително когато съдържа тежко обидни изрази или накърнява основни обществени и морални ценности. И при това основание последващата употреба не отстранява първоначалната недопустимост на знака.
2.3.4. Заблуждаващи знаци
Знакът е недопустим, когато съдържа ясно и невярно послание относно естеството, качеството, географския произход или друга характеристика на стоките или услугите и поради това създава реален риск потребителите да бъдат въведени в заблуждение. Преценката се извършва във връзка със списъка на стоките и услугите. В някои случаи рискът може да бъде отстранен чрез подходящо ограничаване или прецизиране на списъка.
2.3.5. Защитени символи, означения и наименования
ЗМГО предвижда специални ограничения по отношение на държавни гербове, знамена, официални знаци и клейма, културни ценности, географски означения, храни с традиционно специфичен характер, традиционни наименования за вина и наименования на по-ранни растителни сортове. В зависимост от конкретната хипотеза може да е необходимо съгласие на компетентния орган, доказване на право на използване или ограничаване на списъка до стоки, които отговарят на приложимата спецификация.
3. Придобита отличителност
Знак, който първоначално е лишен от отличителен характер, описателен е или е станал обичаен, може да бъде регистриран, ако преди датата на заявката в резултат на използването му е придобил отличителност за заявените стоки или услуги. Това изключение е предвидено в чл. 11, ал. 2 ЗМГО.
Съществено е да се докаже не само присъствие на пазара, а промяна във възприятието на потребителите: значителна част от съответния кръг потребители трябва да разпознава знака като указание за конкретен търговски произход. Поради това фактурите, договорите, публикациите в социални мрежи и данните за рекламни разходи макар и да се вземат предвид от ведомството, доста често не са достатъчни сами по себе си, за да обусловят наличието на придобита отличителност.
В повечето случаи приложените доказателства за използване на марката следва да бъдат придружени и с доказателства, съдържащи данни за продължителността и интензитета на използването, пазарния дял, обема на продажбите, рекламните инвестиции, географския обхват на дейността, публикации в независими източници, декларации на браншови организации и представителни проучвания на потребителското възприятие.
Доказателствата трябва да се отнасят за периода преди подаването на заявката и за лицето, което претендира правото върху марката. Следва да обърнем внимание, че простото използване на знака само като фирмено наименование или домейн няма непременно да се възприеме като използване като марка. Необходимо е да се покаже, че знакът е използван за обозначаване на конкретните стоки или услуги, за които е заявен.
Придобитата отличителност не отстранява всички абсолютни основания. Тя не може да преодолее например пречките, свързани с технически възпроизведената форма на стоката, обществения ред, заблуждаващия характер или защитените символи и означения.
4. Значението на списъка със стоките и услугите
Абсолютните основания се преценяват спрямо конкретно заявените стоки и услуги. Поради това списъкът не е формално приложение към заявката, а съществен елемент от стратегията за закрила. Той определя както обхвата на правото върху марката, така и контекста, в който се анализират отличителността, описателността и евентуалният заблуждаващ характер на знака.
Стоките и услугите се класират съгласно Международната класификация на стоките и услугите, известна като Ницска класификация. Описанието трябва да бъде ясно и точно. Общите понятия обхващат само стоките и услугите, които недвусмислено попадат в тяхното буквално значение, а прекалено широките или неясни формулировки подлежат на конкретизация.
Списъкът следва да бъде изготвен внимателно още преди подаването на заявката. При констатирани нередовности Патентното ведомство предоставя срок за отстраняването им, но след подаване списъкът може единствено да бъде ограничаван. Разширяването му изисква нова заявка.
5. Четири често срещани заблуди
„Използвам името отдавна, следователно мога да го регистрирам“
Продължителната употреба не преодолява автоматично абсолютните основания. Тя има значение само ако е довела до придобита отличителност и това може да бъде доказано за периода преди датата на заявката.
„Щом думата не е регистрирана, тя е свободна за мен“
Липсата на регистрация не означава, че думата може да бъде монополизирана. Ако тя е описателна, трябва да остане свободна за всички предприятия, които предлагат съответните стоки или услуги.
„Ще добавя лого и проблемът е решен“
Фигуративният елемент има значение само ако сам по себе си притежава достатъчна отличителност и придава отличителен характер на знака като цяло. Регистрацията на комбиниран знак не предоставя изключително право върху описателната дума, разглеждана отделно.
„Ако ведомството възрази, ще променя знака“
След подаването на заявката знакът не може да бъде променян. Заявителят може да изложи възражения срещу предварителния отказ или да ограничи списъка на стоките и услугите, когато това е относимо. Съществено различен знак следва да бъде предмет на нова заявка с нова дата на подаване.
6. Практически проверки преди подаване на заявката
- Анализирайте знака от гледна точка на съответния потребител и проверете дали той описва вид, качество, предназначение, произход или друга характеристика на стоките и услугите.
- Проверете дали знакът не е прекалено прост, банален рекламен израз или означение, станало обичайно в съответния сектор.
- При знаци, състоящи се от форма или друга характеристика на стоката, установете дали тя не произтича от естеството на стоката, не е технически необходима и не придава значителна стойност.
- Проверете за противоречие с обществения ред, заблуждаващо съдържание и включване на защитени гербове, знамена, клейма, културни ценности, географски означения или сортови наименования.
- Класирайте стоките и услугите по Ницската класификация и ги опишете ясно, точно и в съответствие с действителния и планирания предмет на дейност.
- Съобразете формулировката на списъка със значението на знака и, когато е необходимо, ограничете категориите, за които би възникнала пречка.
- Уверете се, че представянето на знака позволява ясно и точно да се установи предметът на заявената закрила.
- Ако ще се твърди придобита отличителност, съберете предварително датирани и взаимно подкрепящи се доказателства за използването и потребителското възприятие.
Заключение
Абсолютните основания за отказ се проверяват служебно при всяка заявка за регистрация на марка. Сред тях са липсата на отличителен характер, описателността, обичайният характер на знака, определени форми и характеристики на стоката, противоречието с обществения ред, заблуждаващите знаци и включването на защитени символи, означения и наименования. Част от тези пречки могат да бъдат преодолени чрез подходящо изграждане на знака, прецизно формулиране на списъка на стоките и услугите или доказване на придобита отличителност. Други налагат избор на различен знак. Именно затова правният анализ следва да предхожда заявката, а не да започва едва след получаването на предварителен отказ.
Често задавани въпроси
Може ли описателна дума да бъде регистрирана като марка?
Описателна дума сама по себе си по правило не може да бъде регистрирана като марка. Законът за марките и географските означения не допуска марка, която се състои изключително от указание за вида, качеството, предназначението, произхода или друга характеристика на стоката. Описателната дума може да е част от регистрирана марка, ако е съчетана със самостоятелно отличителен словен или фигуративен елемент. Изключение прави и придобитата отличителност: ако преди датата на заявката потребителите вече свързват думата с конкретен търговски произход, това основание за отказ не се прилага.
Може ли рекламен слоган да бъде регистриран като марка?
Рекламен слоган може да бъде регистриран като марка, ако потребителят го възприема като указание за търговския произход на стоката или услугата. Баналният слоган от общи хвалебствени изрази без игра на думи няма отличителен характер и регистрацията му се отказва. Шансът расте, когато изразът съдържа оригинален каламбур, необичаен строеж на фразата или алегория, които изискват мисловно усилие.
Кои основания за отказ проверява Патентното ведомство по своя инициатива?
По своя инициатива Патентното ведомство проверява абсолютните основания за отказ на регистрация, тоест дали самият знак може да бъде марка за заявените стоки или услуги. Отказва се знак без отличителен характер, описателен или обичаен в бранша знак, както и знак, който подвежда купувача, противоречи на обществения ред или съдържа без разрешение защитени символи и означения. При форма на стоката отказ следва и когато тя е наложена от естеството или от техническата функция на стоката или ѝ придава значителна стойност. По-ранните права на трети лица, като сходна марка на конкурент, ведомството не проверява по своя инициатива.
Може ли формата на продукта да бъде марка?
Формата на стоката или на опаковката ѝ може да бъде марка, ако купувачът я възприема като указание за търговския произход на стоката. Регистрацията се отказва, когато знакът се състои изключително от форма на стоката, която произтича от естеството ѝ, е необходима за постигане на технически резултат или ѝ придава значителна стойност. Основанието за такива форми не се преодолява с придобита отличителност, колкото и известна да е формата на пазара. Обичайната форма или опаковка, която не се отклонява значително от нормите в сектора, няма отличителен характер, но при нея придобитата отличителност може да помогне.
Какво става, ако получа отказ на регистрация?
Когато открие основание за отказ на регистрация, Патентното ведомство първо уведомява заявителя с мотивите и му дава двумесечен срок за възражение. Ако заявителят не отговори, не направи основателни възражения или не ограничи списъка на стоките и услугите, следва решение за пълен или частичен отказ. Срещу решението за отказ може да се подаде жалба в двумесечен срок от съобщаването му, която разглежда състав по спорове в Патентното ведомство.
Ако избирате име за продукт или подготвяте заявка за клиент, поискайте разбор на знака и на списъка на стоките, преди да подадете заявка. На страницата на услугата е описана и самата процедура по регистрация.
Настоящият материал има информативен характер и не представлява правен съвет. Изходът по конкретна заявка зависи от заявения знак, стоките и услугите и наличните доказателства.
